등록상표를 써도 침해가 될 수 있다? - 지정상품의 함정

여러분의 지식재산권 분쟁 해결을 조력하는, 법무법인 테헤란의 변리사 출신 대표변호사 이수학입니다.

 

 

상표권은 등록만 해두면 내 브랜드를 지킬 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 

 

하지만 막상 분쟁이 생기면, “왜 등록했는데도 침해가 성립되지 않지?”라는 질문이 생깁니다. 이때 중요한 개념이 바로 ‘지정상품’입니다. 상표 등록의 진짜 힘은 이 ‘지정상품’을 어디까지 설정했느냐에 따라 결정됩니다. 

 

 

오늘은 상표권을 등록해놓고도 침해 주장을 못 하게 되는, ‘지정상품의 함정’에 대해 알아보겠습니다.

 

 

오늘 안내드리는 내용을 확인하시고, 궁금증이 있거나 도움이 필요하다고 생각이 든다면 바로 연락 남겨주시기 바랍니다.

 

✔ 상표권의 효력은 ‘지정상품’ 범위 안에서만 인정됩니다

 

 

상표 출원 시에는 단순히 브랜드 이름만 등록하는 것이 아니라, 그 상표가 사용될 제품이나 서비스의 종류를 함께 기재하게 되어 있습니다. 

 

이를 ‘지정상품’이라고 부르죠. 예를 들어, ‘ORANGE’라는 이름으로 음료를 지정상품으로 하여 등록했다면, 의류나 가방 분야에서 유사한 상표가 사용되더라도 법적으로 침해라고 주장하기 어렵습니다.

 

더 나아가 상표권 침해는 ‘소비자의 혼동 가능성’이 있을 때 성립됩니다. 이 혼동은 단순히 이름이 비슷하다고 해서 생기지 않고, 동일 또는 유사한 지정상품군에서 소비자가 동일 출처로 인식할 가능성이 있는 경우에만 성립하는 거죠. 즉, 같은 이름이더라도 지정상품이 다르면 침해가 아닐 수 있습니다.

 

 

 

✔ 지정상품 범위의 중요성

 

 

예를 하나 들어볼게요. 한 프랜차이즈 카페가 ‘OOCOFFEE’라는 이름으로 상표 등록을 했는데, 한 쇼핑몰에서 ‘OOCOFFEE’라는 이름을 의류 브랜드로 사용하고 있었습니다. 

 

상표권자는 침해라며 경고장을 보냈지만, 법원은 “지정상품이 음료와 의류로 완전히 다르기 때문에 침해가 아니다”라고 판단했죠. 결국 같은 명칭을 쓰더라도 업종이 다르면 법적으로는 문제가 되지 않는 경우도 많습니다.

 

반대로, 의류 업종으로 등록해놓았는데 누군가 유사한 이름으로 쇼핑몰을 운영한다면, 소비자 입장에서 혼동 가능성이 높다고 판단될 수 있고, 이 경우는 침해가 성립될 수 있습니다. 등록 상표의 지정상품이 어떤 범위에 걸쳐 있는지가 결국 분쟁의 승패를 가르기도 합니다.

 

 

 

 

✔ 등록만 해두고 사용하지 않으면 취소될 수도 있습니다

 

 

또 하나 중요한 사실은, 상표를 등록해두기만 하고 3년 이상 사용하지 않으면 누구든지 ‘불사용 취소심판’을 제기해 등록을 취소시킬 수 있다는 점입니다. 실제 사용을 하지 않으면서 넓은 범위로 등록만 해두는 ‘방어적 등록’은 실무상 자주 있는 일이지만, 법적으로는 유지가 어렵습니다.

 

그리고, 일부만 사용했을 경우에도 사용하지 않은 지정상품군은 취소될 수 있습니다. 

 

예를 들어 10개의 지정상품을 등록했는데, 실제로는 그 중 2개에만 상표를 사용하고 있었다면, 나머지 8개는 취소될 수 있는 위험이 있다는 거죠.

 

 

 

 

글을 마무리하며,

상표 등록은 떤 상품에 어떤 전략으로 등록하느냐가 핵심입니다. 단지 등록했다고 해서 만능 열쇠가 되는 건 아니에요. 상표를 등록할 때에는 사업 확장 계획과 실제 사용 여부, 경쟁사 견제를 모두 고려해야 하고, 분쟁 시에는 법적 해석과 대응 전략이 필요합니다. 변리사 출신 변호사로서, 단순한 등록을 넘어 분쟁 예방과 대응까지 고려한 맞춤형 전략이 필요하다는 점, 꼭 기억해주세요!

도움이 필요한 순간에 편하게 상담 받아보실 수 있도록, 다양한 루트로 상담 접수가 가능합니다.  주말 및 공휴일에도 상담 가능하니 상담을 통해서 확실하고 빠른 해결책을 찾아나가시기 바랍니다. 감사합니다.